平成20年 問題15

 特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第39条(先願)に関して。
 ただし、特に文中に示した場合を除き、出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも、分割又は変更に係るものでもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
 また、明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正は、行われないものとする。

問題(選択肢 1)

 甲は、実用新案登録出願Aをした後、当該実用新案権の設定の登録を受ける前にAを特許出願Bに変更した。甲が自らした発明イは、A及びBの出願書類のうち、いずれも願書に最初に添付した図面のみに記載されていた。乙は、自らした発明イについて特許出願Cを、Aの出願の日後かつBの出願の日前にし、その願書に添付した特許請求の範囲にイを記載した。この場合、Bについて出願公開がされても、Cは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることも、Bを先願として同法第39条の規定により拒絶されることもない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

【時系列】
甲 実用新案登録出願A ?(イは図面のみ)
乙 特許出願C イ(イ)
甲 Aを出願変更→特許出願B ?(イは図面のみ)
出願Bについて出願公開

【特29条の2の適用について】
 実用新案登録出願Aは、特許出願Bへの変更に伴い、取り下げられたものとみなされている(特46条4項)。したがって、実用新案登録出願Aにつき公報発行がされることはない。また、特許出願Bについて出願公開があったときに、変更前の出願Aが公開されたものと擬制される規定も存在しない。
 したがって、たとえ出願Bについて出願公開がされても、出願Cは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。

【特39条の適用について】
 特許出願Bは実用新案登録出願Aからの変更出願であるため、その出願日は実用新案登録出願Aの日に遡及している(特46条6項で準用する特44条2項)。しかし、発明イは出願Aにおいても出願Bにおいても、願書に最初に添付した図面にのみ記載されており、特許請求の範囲に記載されていない。そのため、出願Cは、出願Bとの関係において、特許請求の範囲に記載された発明のみを判断対象とする特39条1項の適用を受けない。

 出願Cは、出願Bとの関係において特29条の2、特39条、いずれの適用も受けない。
 よって本肢は正しい。

補足

 ちなみに、特29条の2の適用について、出願Cは、出願Aだけでなく、出願Bとの関係においても特29条の2の適用を受けない。
 特許出願Bは実用新案登録出願Aからの変更出願であるため、その出願日は出願Aの日に遡及している(特46条6項で準用する特44条2項)。しかし、特29条の2の他の出願としては、(出願Bの)出願日が実用新案登録出願Aの日に遡及したものとして扱われない(特46条6項で準用する特44条2項ただし書)ためである。現実の出願日ベースで先後を見た場合、出願Cの方が出願Bよりも先となる。
 よって出願Cは、出願Bとの関係においても特29条の2の適用を受けない。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 先願主義

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