令和6年 特実14

 特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第39条(先願)に関して。
 ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願、先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、出願公開が行われ、出願審査の請求がされ、査定又は審決が確定しておらず、設定の登録がされておらず、特許出願について補完をすることができる旨の通知がなされておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

問題(選択肢 3)

 甲は、発明イ及びロをし、特許請求の範囲に発明イを記載し、明細書に発明イ及びロを記載した特許出願Aをした。その後、甲は、特許出願Aを分割して、明細書及び特許請求の範囲にそれぞれ発明ロのみを記載した特許出願Bをし、特許出願Bは出願公開された。
 乙は、発明ロをし、特許出願Bの現実の出願の日の後であって、特許出願Bが出願公開される前に、特許請求の範囲に発明ロを記載した特許出願Cをした。この場合、特許出願Cは、特許出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。

この説明は?
解答結果

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解説

【時系列】
甲 発明イ(イ、ロ)特許出願A
甲 特許出願Aを分割→ロ(ロ)特許出願B
乙 発明ロ ロ(ロ)特許出願C
特許出願B 出願公開

 特29条の2に該当するか否かの問題なので、同条の発効要件を一つずつ当てはめる。
①本願よりも日前の特許出願又は実用新案登録出願があること。
②日前の出願についての公報掲載(出願公開等)が当該出願(後願)の後にされていること。
③後願に係る発明が、日前の出願当初の明細書、特許請求の範囲、図面に記載された発明又は考案と同一であること。
④発明者又は考案者が同一でないこと。
⑤「後願の出願時」に、その出願人と日前の出願人とが同一でないこと。

【あてはめ】
①乙の出願Cの日前に、同一の発明ロを含む出願Bが存在する。
 なお、特許出願Bは分割に係る新たな出願であるため、特29条の2の「他の出願」としては出願日が遡及しない(特44条2項ただし書)。したがって、特29条の2の適用を考える上で出願日の遡及効(特44条2項)を考慮する必要はない。
 とはいえ、出願日の遡及効がなくとも、出願Bの現実の出願日は出願Cよりも先である。
②問題の前提として出願公開はなされている。本肢では出願Cのあとに、出願Bが出願公開されている。
③出願Cに係る発明ロは、出願Bの当初明細書に記載された発明ロと同一である。
④出願Cに係る発明ロと、出願Bにに係る発明ロの発明者は、それぞれ乙と甲であり、別。
⑤後願である出願Cの出願時点において、出願Cと出願Bの出願人はそれぞれ乙と甲であり、別。

 特29条の2の発効要件をすべて満たすため、出願Cは出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される(特49条2号)。
 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 先願主義

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