職務発明に関して。なお、「職務発明」及び「相当の利益」は、特許法第35条第1項及び第4項による。

【事例】
　甲は、株式会社乙（以下「乙会社」という。）の従業者である。乙会社は、勤務規則により、従業者がした職務発明の特許を受ける権利について、あらかじめ、乙会社の判断により乙会社に承継させることができる旨を定めている。
　丙は、株式会社丁（以下「丁会社」という。）の従業者である。丁会社は、勤務規則により、従業者がした職務発明の特許を受ける権利について、あらかじめ、特許を受ける権利が発生した時から丁会社に帰属することを定めている。丁会社は、勤務規則により、相当の利益について定めている。

　甲は、単独で、職務発明である発明ロを完成した。乙会社は、勤務規則に従い、発明ロの特許を受ける権利を承継した。その後、甲は、発明ロが職務発明であることを知らない戊に対し、発明ロの特許を受ける権利を譲渡した。戊は、乙会社よりも前に発明ロについて特許出願を行った。この場合、乙会社は、戊に対し、発明ロの特許を受ける権利について対抗できない。

　特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない（特34条1項）。

　本肢のケースにおいて、甲は発明の完成と同時に原始的に特許を受ける権利を取得しており、それを特許出願前の時点で、乙会社及び戊に二重譲渡している。この場合、上記の原則どおり、先に出願した者しか当該特許を受ける権利を第三者に対抗できない。
　よって本肢は正しい。

　本肢は、H27改正前に大きな問題となっていた、いわゆる「特許を受ける権利の二重譲渡トラブル」を扱ったものである。
　現行法では、特35条3項の定めにより、契約、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、当該職務発明に係る特許を受ける権利が使用者等に原始帰属することとなった。この定めが適用された場合、発明者たる従業者は最初から特許を受ける権利を有する者ではなくなる。これにより使用者等は、従業者等の職務発明に係る特許を受ける権利について、二重譲渡トラブルを回避できるようになった。

　ただし、このような定めを設けることを使用者側が怠った場合、現在でもこの二重譲渡トラブルは起こりうる。その点は注意が必要である。

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　……という解説を、「H26 問題25 選択肢2」の補足に書いておいたのだが、この論点がまさかの再出題でびっくりした。

特34条1項

特許 - 職務発明