商標登録出願の手続等に関して。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
商標登録出願人は、出願公開された商標登録出願に係る商標であることを知って商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者であっても、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしなければ、その者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができない。
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商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる(商13条の2第1項)。
特許法における補償金請求権(特65条1項)と異なり、商標法の金銭的請求権の行使にあたっては、事前に侵害者側に書面を提示して警告することが必須となっている。
よって本肢は正しい。
特65条に基づく補償金請求権により請求できるのは実施料相当額であるのに対し、本条(商13条の2)により請求できるのは業務上の損失に相当する額であることから、損失が発生していることを商標登録出願人(請求人)が認識した上で初めて請求するものであるため、たとえ相手方が悪意で使用していても警告は必要であり、悪意で使用されていたとしても、損失が発生していなければ警告をしても金銭的請求権は生じない。しかし、その使用が善意であったとしても警告があった後にその使用を継続することによって出願人に業務上の損失を与えたときは、その損失に相当する額の金銭を支払わねばならないこととなる。このことは、商標が商標登録出願された事実又は商標公報に掲載されたという事実だけでは、当該商標の使用に係る第三者がその商標登録出願に係る商標であるということを知っているものとは推定されないということである。それゆえに、突然の金銭的請求権の行使という不意打ちとはならないよう、商標登録出願人が金銭的請求権を行使するためには、当該商標の使用に係る第三者に対し、商標登録出願に係る内容を記載した書面を提示して警告しておくことを要件としたものである。
なお、金銭的請求権の創設の趣旨が商標に化体した業務上の信用を保護することにあり、商標登録出願人に業務上の損失を与えた事実の存在を当該金銭的請求権の発生要件としたことから、当該金銭的請求権の発生の前提として、出願人による出願に係る商標の使用の事実が必要とされることとなる。
(以上、青本・商13条の2)
商標 - 金銭的請求権